Тут Ви знайдете відповіді на наступні запитання:

Пошук торговельних марок — це пошукова та аналітична робота, яку здійснює фахівець у сфері інтелектуальної власності з метою виявлення інформації про торговельну(-і) марку(-и), що відповдає(-ють) критеріям, заданим до початку пошуку, та досягнення мети пошуку.

Фахівцем, який здійснює пошук, може бути:

  • Патентний повірений, який має спеціалізацію "торговельні марки (знаки для товарів та послуг)";
  • Інший фахівець у сфері інтелектуальної власності, що спеціалізується на пошуку торговельних марок;
  • Експерт національного органу у сфері інтелектуальної власності;
  • Кілька фахівців поетапно (наприклад, один фахівець визначає критерії пошуку, другий — безпосередньо здійснює пошук, третій аналізує результати пошуку, тлумачить їх та готує висновок).

Пошук здійснюється з використанням баз даних (наприклад, баз даних національних патентних відомств і міжнародних організацій), а також інших джерел (пошукових систем). Вибір тих чи інших баз даних та джерел залежить від мети і глибини пошуку, а також визначених критеріїв.

Приклади баз даних, за якими може здійснюватися пошук українських торговельних марок:

  • База зареєстрованих в Україні торговельних марок;
  • База прийнятих до розгляду заявок на знаки для товарів та послуг;
  • База міжнародних реєстрацій, що розповсюджуються на Україну;

Пошук ТМ може здійснюватися для досягнення найрізноманітніших цілей. Ось деякі з них:

1. Пошук з метою подання заявки на реєстрацію торговельної марки

Цей вид пошуку необхідний для:

  • виявлення тотожних і схожих торговельних марок, які можуть становити перешкоду для державної реєстрації — з метою вироблення правильної стратегії успішної реєстрації торговельної марки;
  • у разі виявлення ТМ, що перешкоджають реєстрації — коригування стратегії реєстрації ТМ у бік зменшення запланованого обсягу правової охорони, наприклад, за рахунок зміни виду ТМ (комбінована ТМ замість словесної ТМ), зазначення кольорів, додавання або усунення елементів — для подальшої успішної реєстрації;
  • у разі відсутності ТМ, що перешкоджають реєстрації — коригування стратегії реєстрації ТМ у бік максимального потрібного обсягу правової охорони, наприклад, за рахунок зміни виду ТМ (словесна ТМ замість комбінованої ТМ), незазначення кольорів тощо;
  • мінімізації ризику протиставлення іншої ТМ і попередньої відмови на етапі експертизи та, відповідно, уникнення додаткових витрат, пов'язаних з відстоюванням реєстрації ТМ.

2. Пошук з метою запобігання можливому порушенню прав третіх осіб на зареєстровану ними торгову марку

Даний вид пошуку може, наприклад, проводитися:

  • при виборі назви нового підприємства, що реєструється — щоб уникнути претензій з боку власника торговельної марки, яка зареєстрована щодо товарів і послуг, якими планує займатися підприємство;
  • при виході на іноземний ринок — щоб з'ясувати, чи не виникнуть претензії з боку можливих власників такої ж або схожої до ступеню змішування торговельної марки у відповідній країні.

3. Пошук зареєстрованих торговельних марок для прийняття маркетингових рішень

Може виникнути необхідність з'ясувати, які назви і зображення зареєстровані щодо товарів і послуг, що цікавлять замовника. Наприклад, цей вид пошуку може використовуватися для прийняття маркетингових рішень — щоб оцінити перспективи розвитку існуючої торговельної марки або необхідності розробки нової, у разі можливої наявності схожих зареєстрованих ТМ. Зокрема, це може стосуватися об'ємних торговельних марок — пляшок, пакування, етикеток, зареєстрованих як торгові марки.

4. Пошук з метою реєстрації домену .UA

Для реєстрації доменних імен другого рівня в домені .UA потрібно пред'явити реєстратору доменних імен копію свідоцтва на торговельну марку. Пошук є необхідним, щоб з'ясувати, за якими класами товарів та/або послуг можна зареєструвати найменування, що вас цікавить.

Крім того, може виникнути необхідність з'ясувати за допомогою пошуку, хто є власником конкретної торгової марки та відповідно домену, що вас цікавить, наприклад, щоб придбати у нього цей домен.

5. Пошук з метою виявлення можливих порушень ваших прав шляхом недобросовісної реєстрації торговельних марок третіми особами:

  • пошук з метою виявлення використання третіми особами вашого комерційного найменування при реєстрації торговельних марок;
  • пошук з метою виявлення торговельних марок, які є ідентичними або подібними до ступеню змішування з вашою торговельною маркою, але зареєстровані за іншим класам, якщо ваша марка є загальновідомою;
  • виявлення використання при реєстрації торгових марок об'єктів авторського права, що належать замовнику (наприклад зображень, логотипів);
  • виявлення торгових марок, які зареєстровані з метою наслідування вашої торгової марки або елементів вашої торгової марки.

Для кожного з перелічених вище видів пошуку торговельних марок є свій алгоритм. Для прикладу візтмемо пошук, який має на меті виявлення тотожних та схожих торговельних марок, що можуть завадити реєстрації.

Щоб отримати релевантні дані, патентний повірений встановлює обмежувальні критерії пошуку, які дозволять виокремити з безлічі зареєстрованих у світі торговельних марок лише ті, які можуть становити потенціну загрозу реєстрації, ступінь якої визначається на подальшому етапі аналізу результатів пошуку.

Критерії, які впливають на постановку задачі на проведення пошуку:

  • Країна, в якій планується реєстрація — цей чинник впливає на вибір джерел (баз), що містять інформацію про торговельні марки, та фахівців, які будуть здійснювати пошук;
  • Зображення та вид торговельної марки — здебільшого пошук здіснюється для виявлення торговельних марок, що є схожими:
    • зі словесною частиною відповідної торговельної марки (для словесних та комбінованих ТМ, що подаються на реєстрацію);
    • із зображувальною частиною відповідної торговельної марки (для зображувальних або комбінованих ТМ, що подаються на реєстрацію);
    • як зі словесною, так і з зображувальною частинами відповідної торговельної марки (для комбінованих ТМ, що подаються на реєстрацію).
    Патентний повірений приймає рішення щодо вибору виду пошуку, виходячи з виду торговельної марки, яку планується подавати на реєстрацію (словесна, зображувальна чи комбінована), а також бюджету замовника, оскільки проведення одночасно двох видів пошуку (як за словесною, так і за зображувальною частинами) коштує більше;
  • Класи товарів та/або послуг за Міжнародною класифікацією — патентний повірений обирає класи, в яких містяться товари та/або послуги, щодо яких планується реєструвати торговельну марку, а також класи, які містять однорідні товари та/або послуги;
  • Терміновість — плануючи пошук ТМ, патентний повірений враховує, наскільки терміново замовникові потрібно отримати дані. Цей чинник може вплинути на вибір баз даних (відкриті чи закриті) та глибину пошуку;
  • Бюджет замовника — при формулюванні задачі на пошук ТМ патентний повірений враховує бюджет замовника, виділений на процес реєстрації, оскільки перелік обраних джерел інформації (баз даних), види пошуку (за словесними чи зображувальними ТМ), перелік класів товарів та/або послуг та термін виконання безпосередньо впливають на вартість пошуку ТМ;
  • Глибина пошуку — виходячи з бюджету Замовника, а також терміновості та доцільності з огляду на конкретні обставини, Патентний повірений приймає рішення щодо глибини проведення пошуку ТМ — виявлення (а) лише тотожних торговельних марок, (б) тотожних та дуже схожих торговельних марок, (в) тотожних та максимального переліку схожих торговельних марок.

В результаті проведення пошуку з метою реєстрації ТМ Замовник зазвичай отримує перелік зареєстрованих чи поданих на реєстрацію торговельних марок, що є схожими з його торговельною маркою. Далі потрібно визначити, чи є в цьому переліку торговельні марки, що схожі до ступеню змішування з торговельною маркою замовника. Патентний повірений виконує цю роботу, виходячи з критеріїв, що описані нижче.

Зазвичай дані досліджень у будь-якій сфері потребують аналізу та тлумачення з залученням відповідного фахівця.

Наприклад, дані медичного ультразвукового чи рентгенологічного дослідження потребують висновку відповідного лікаря, дані каротажу нафтової свердловини мають тлумачитися інженером-геофізиком. А дані пошуку торговельних марок тлумачаться Патентним повіреним, який має спеціалізацію "торговельні марки (знаки для товарів та послуг)".

Патентний повірений оцінює результати пошуку торговельних марок, виходячи з мети пошуку та задачі на пошук. За результатами аналізу він складає письмовий висновок та надає рекомендації. Алгоритм оцінки і тип рекомендацій залежить від виду пошуку. Для прикладу візьмемо аналіз результатів пошуку, який має на меті виявлення тотожних та схожих торговельних марок, що можуть завадити реєстрації.

Отримавши в результаті пошуку перелік схожих торговельних марок, Патентний повірений визначає ступінь їхньої схожості з торговельною маркою замовника і, відповідно, ризики протиставлення експертизою. Щоб визначити ступінь схожості торговельних марок, Патентний повірений застосовує кілька критеріїв.

Найважливішими критеріями схожості торговельних марок є:

  • Візуальна схожість — порівнюється зовнішній вигляд торговельних марок;
  • Фонетична схожість — порівнюється вимова (звучання) торговельних марок;
  • Семантична схожість — порівнюється смислове значення торговельних марок;
  • Однорідність товарів та/або послуг — оцінюється, відносно яких товарів та/або послуг зареєстровані чи подані на реєстрацію виявлені торговельні марки, та чи вони є такими самими або однорідними з товарами та послугами, щодо яких планується реєстрація торговельної марки Замовника.

В результаті аналізу результатів пошуку ТМ Патентний повірений може дійти таких висновків:

  1. Про відсутність зареєстрованих чи поданих на реєстрацію торговельних марок, які є схожими до ступеню змішування з торговельною маркою замовника, і, відповідно, про відсутність ризиків протиставлення схожих торговельних марок експертизою;
  2. Про наявність схожих торговельних марок, що можуть бути протиставлені експертизою, з оцінкою ступеню ризику протиставлення (значний, середній, незначний), а також з оцінкою ймовірності відстояти реєстрацію, якщо протиставлення все ж матиме місце.

Патентний повірений надає зазначені висновки у письмовій формі. У випадку виявлення ризиків для реєстрації, Патентний повірений надає рекомендації, як зменшити чи нівелювати ризики, наприклад: (а) шляхом зміни виду торговельної марки, що подається на реєстрацію (комбінована замість словесної), чи внесення змін до зображення торговельної марки, тим самим зменшивши ступінь схожості торговельної марки з виявленими (щоб вона не була схожою до ступеню змішування), або (б) внесення змін до переліку товарів та/або послуг, щодо яких буде здійснюватися реєстрація торговельної марки (які включаються до заявки на реєстрацію ТМ).