Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Про право

Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.

Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності - це низка договорів у сфері інтелектуальної власності, які спрямовані на набуття, зміну або припинення майнових прав на об`єкти права інтелектуальної власності.

Про договори (загальні положення)

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких правочинів:

1. ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (виключна, одинична, невиключна, а також іншого виду, що не суперечить закону);
2. ліцензійний договір;
3. договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
4. договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5. інший правочин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

З урахуванням зазначеного вище, фактично є три загальні види правочинів:

• щодо створення об’єкту інтелектуальної власності;
• щодо надання права на користування об’єктом інтелектуальної власності;
• щодо передання (відчуження) прав на об’єкт інтелектуальної власності.

Правочин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій (електронній) формі, за винятком випадків, визначених законом. У разі недодержання письмової (електронної) форми договору – такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно (наприклад, у сфері авторського права, це договір про використання твору в періодичних виданнях – газетах, журналах, електронних засобах масової інформації тощо).

Істотні умови кожного з договорів відрізняються в залежності від об’єкта права інтелектуальної власності стосовно якого договір покликаний врегулювати правовідносини між сторонами.

Про особливості у сфері авторського права і суміжних прав

Розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав (надалі – Об’єкт) може здійснюватися на підставі:

• трудового договору (контракту) - в частині умов щодо розподілу майнових прав на службовий твір або службове виконання, службову фонограму, службову відеограму;
• договору про створення за замовленням і використання Об’єкта;
• договору про передання (відчуження) майнових прав на Об’єкт;
• ліцензійного договору на використання Об’єкта;
• публічної ліцензії на використання Об’єкта;
• іншого правочину щодо розпоряджання майновими правами на Об’єкт (наприклад, видавничий договір).

У договорі щодо розпоряджання майновими правами на Об’єкт визначаються:

1. відомості, що дозволяють ідентифікувати відповідний об’єкт (назва та/або інші характерні ознаки);
2. обсяг майнових прав на відповідний об’єкт, що передаються (надаються) за договором;
3. розмір чи спосіб визначення плати (винагороди) або зазначення про безвідплатний характер договору.

Умови договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав, що обмежують право творця такого об’єкта на створення (здійснення, вироблення) інших об’єктів авторського права або об’єктів суміжних прав, є нікчемними.

Умови правочинів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав стосовно передання (відчуження) або надання дозволу на використання (ліцензії) щодо майнового права на справедливу винагороду, передбаченого відповідно частиною 3 статтей 12, 38, 39, 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (надалі – Закон про авторське право), є нікчемними.

Предметом договору про передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права і об’єкти суміжних прав не можуть бути об’єкти і майнові права, яких не існувало на момент укладення договору.

Стосовно договору про створення за замовленням і використання Об’єкта:

• виконавець завжди фізична особа;
• особисті немайнові права належатимуть творцеві Об’єкту;
• майнові права на Об’єкт, створений за замовленням, переходять до замовника з моменту його створення у повному складі (якщо інше не передбачено договором);
• якщо майнові права на твір переходять до замовника, автор має право на винагороду;
• замовник має право вносити зміни до твору, створеного за замовленням, супроводжувати його ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо, якщо інше не передбачено договором замовлення;
• Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на такий твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стосовно передання (відчуження) майнових прав:

• предметом договору можуть бути права, передбачені відповідно частиною 1 статей 12, 38, 39, 40 Закону про авторське право;
• за обсягом права передаються на території всіх держав світу повністю / частково (на окремі способи використання на території окремих держав світу, або на всі способи використання на території окремих держав світу; майнові права в обсязі, не передбаченому у договорі, є такими, що не передані);
• умова передання (відчуження) майнових прав на більший, ніж передбачено законом строк чинності набутих майнових прав, є нікчемною;
• відчужувач прав зобов’язаний надати правонаступнику відомості про наявність ліцензійних, субліцензійних договорів та інших прав і зобов’язань щодо прав, які передаються;
• укладення договору про передання (відчуження) майнових прав не впливає на чинність ліцензійних, субліцензійних договорів, які було укладено раніше, якщо інше не передбачено відповідним ліцензійним договором.

Стосовно ліцензійного договору:

• ліцензіат отримує дозвіл на використання Об’єкту;
• використання Об’єкту здійснюється у визначений договором спосіб (способи);
• використання Об’єкту здійснюється протягом визначеного договором строку
• використання Об’єкту здійснюється на визначеній договором території;
• ліцензіат не має права використовувати Об’єкт на непередбаченій договором території та у невстановлений договором спосіб;
• договором може бути встановлено право ліцензіата видавати подальші дозволи – субліцензії, а також право на укладання наступних субліцензій (умови субліцензії стосовно використання Об’єкту (обсяг прав, територія, строк) не можуть бути ширшими за ліцензійний договір);
• у разі відсутності визначення у ліцензійному договорі виду ліцензії вважається, що ліцензія є невиключною;
• якщо територія дії ліцензійного договору (ліцензії) не визначена – дія ліцензії поширюється на територію України;
• якщо строк у ліцензійного договору (ліцензії) не визначений – договір вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на Об’єкт (але не більше 5 років; якщо за 6 місяців до закінчення 5-річного строку відсутнє письмове повідомлення сторони договору про його припинення – договір буде продовжений на невизначений строк. У такому разі кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору);
• ліцензіат здійснює свої повноваження виключно за умови дотримання особистих немайнових прав автора та/або виконавця, немайнових прав виробника фонограми та/або виробника відеограми, та/або організації мовлення.

Стосовно публічної ліцензії:

• видається невизначеному колу осіб на встановлених договором (публічною ліцензією) умовах;
• може бути безвідкличною (може бути припинена лише стосовно особи, що порушила умови ліцензії);
• є невиключною (виключні та одиничні публічні ліцензії є нікчемними);
• ліцензія видається шляхом оприлюднення її умов разом з наданням можливості дистанційного ознайомлення з відповідним об’єктом авторського права або об’єктом суміжних прав необмеженому колу осіб  з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;
• може бути безоплатною.

Про особливості у сфері промислової власності

Стосовно торговельних марок:

• ліцензійний договір повинен містити, зокрема: інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;
• договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами;
• сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Національним органом інтелектуальної власності (надалі – НОІВ), з одночасним внесенням їх до Реєстру;
• у разі опублікування відомостей про передачу права власності на торговельну марку стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг НОІВ видає нове свідоцтво на ім’я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Стосовно промислових зразків:

• договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами;
• сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру;
• власник зареєстрованого промислового зразка має право подати до НОІВ для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання зареєстрованого промислового зразка. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов’язана укласти з власником зареєстрованого промислового зразка договір про платежі.

Стосовно винаходів, корисних моделей:

• володілець патенту може передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом з питань таємниць;
• володілець патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом з питань таємниць;
• договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами;
• сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру;
• володілець патенту, крім патенту на секретний винахід (секретну корисну модель), має право подати до НОІВ для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з володільцем патенту чи деклараційного патенту договір.

Стосовно сортів рослин:

• суб’єкт права на поширення сорту має право передати таке право на підставі правочину будь-якій особі повністю або частково. Компетентний орган про державну реєстрацію сорту може визначати порядок передачі права на поширення сорту;
• дозвіл (ліцензія) на використання сорту надається на підставі ліцензійного договору (ліцензіар передає право на використання сорту ліцензіату, який бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором);
• володілець патенту має право подати до Компетентного органу про державну реєстрацію сорту для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію);
• ліцензійний договір, договір про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин вважається дійсним, якщо він укладений у письмовій формі і підписаний сторонами;
• примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу володільця патенту. Видавати примусові ліцензії (може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу використання сорту, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту) на використання сортів можуть Кабінет Міністрів України і суд;
• Кабінет Міністрів України може видати на строк до 4 років примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту. При цьому Кабінет Міністрів України може вимагати від володільця патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією;
• якщо після 3 років від дати державної реєстрації чи від дати, коли використання сорту було припинено, сорт в Україні не використовується або використовується у незначних обсягах і будь-яка особа звертається до володільця патенту з пропозицією укладання ліцензійного договору, а володілець патенту без поважних причин відмовляє, ця особа може звернутися до суду з позовною заявою про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту.

Стосовно компонування напівпровідникових виробів:

• договір про передачу права власності на компонування і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами;
• сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про передачу права власності на компонування або видачу ліцензії на використання компонування. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру;
• якщо зареєстроване компонування не використовується в Україні протягом 3 років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання компонування було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати компонування, у разі відмови власника прав на зареєстроване компонування від укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованого компонування;
• з метою забезпечення здоров’я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованого компонування визначеній ним особі без згоди власника прав на компонування у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її використання.

Про реєстрацію договорів

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Проте, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації (наприклад: винаходи, сорти рослин, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, компонування напівпровідникових виробів), підлягає державній реєстрації.

Безкоштовні консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності

Ми надаємо консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали.

Безкоштовно надаються:

• Перші 15 хвилин усної консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності;
• Стандартні письмові матеріали щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію