Відповіді на попередні відмови щодо ТМ

Власник торговельної марки отримує монопольне право на її використання на території України. Однією з підстав для отримання такого права є відповідність торговельної марки умовам надання правової охорони. Перевірка торговельної марки на відповідність здійснюється експертами Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) під час проведення двох експертиз — формальної та кваліфікаційної.

Що таке кваліфікаційна експертиза торговельної марки?

Кваліфікаційна експертиза (або експертиза по суті), є ключовим етапом процедури реєстрації торговельної марки, у ході якої експерт УКРНОІВІ здійснює детальну перевірку відповідності заявленого позначення законодавчим вимогам та розглядає можливі заперечення від третіх осіб з метою виявлення можливих завад для реєстрації.

Безумовні завади (абсолютні підстави для відмови) стосуються сутнісної природи самого позначення. До позначень, що не можуть отримати правову охорону, зокрема, належать позначення, що суперечать публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, є символікою комуністичних, націонал-соціалістичних чи російських імперських тоталітарних режимів. Також такими позначеннями є ті, що зазвичай не мають розрізняльної здатності (є описовими, загальновживаними або відображають лише функціональну форму товару), якщо вони не набули такої здатності внаслідок використання.

Умовні завади (відносні підстави для відмови) пов'язані з конфліктом позначення з раніше набутими правами третіх осіб. Вони включають тотожність або схожість до ступеня сплутування з раніше зареєстрованими чи заявленими торговельними марками (з урахуванням споріднененості товарів і послуг), добре відомими знаками, фірмовими найменуваннями, промисловими зразками, об'єктами авторського права або прізвищами/іменами/портретами відомих осіб, а також географічними зазначеннями чи назвами сортів рослин. Ці завади можуть бути подолані, наприклад, шляхом отримання згоди від правовласника або доведенням набуття позначенням розрізняльної здатності через використання.

Оцінка відповідності здійснюється на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, з урахуванням обставин, що могли виникнути пізніше.

За результатами кваліфікаційної експертизи експерт може дійти таких висновків:

• Висновок про відповідність заявки умовам надання правової охорони. У такому разі УКРНОІВІ надсилає заявникові (чи його представникові) рішення про державну реєстрацію торговельної марки.
• Висновок про невідповідність заявки умовам надання правової охорони. У такому разі УКРНОІВІ надсилає надсилає попередній висновок експертизи (попередню відмову) з пропозицією надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Як запобігти попереднім відмовам?

Найкращим рецептом для максимального зниження ризику попередніх відмов у реєстрації є доручення фахівцеві з інтелектуальної власності (патентному повіреному) виконати всі дії, що пов’язані з підготовкою, поданням і супроводженням заявки на торговельну марку. Фахівець володіє необхідними знаннями українського законодавства у сфері інтелектуальної власності, тому ще на етапі підготовки торговельної марки до реєстрації:

• виявить завади та ризики для реєстрації;
• порадить, як зменшити чи нівелювати ризики.

Якщо з самого початку ви звернулися до патентного повіреного для перевірки, подання і супроводження заявки, ризик отримати попередню відмову є мінімальним та контрольованим завдяки правильному вибору стратегії реєстрації (зокрема, правильному формуванню обсягу охорони торговельної марки при поданні заявки).

Як подолати попередню відмову і добитися успішної реєстрації торговельної марки?

Для успішного подолання попередньої відмови необхідно підготувати письмову відповідь із викладенням належних і переконливих аргументів на користь реєстрації торговельної марки та подати її до УКРНОІВІ протягом 2 місяців з дати одержання повідомлення про можливу відмову (цей строк можна продовжити або поновити не більше ніж на 6 місяців за умови подання відповідного клопотання та сплати збору). Якщо не надати відповідь протягом встановленого строку, експерт винесе рішення про остаточну відмову в реєстрації торговельної марки.

Переконливість обґрунтувань, грамотне використання законодавства та наведення необхідних доказів є запорукою успішного подолання попередньої відмови та, зрештою, отримання позитивного рішення щодо реєстрації торговельної марки.

Потрібна допомога з підготовкою відповіді на повідомлення про можливу відмову у реєстрації торговельної марки?

Якщо ви самостійно подали заявку на реєстрацію торговельної марки та отримали повідомлення про можливу відмову, зверніться до фахівців Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” для консультації і підготовки фахової відповіді.

Порядок роботи:

• первинна консультація;
• кваліфікований аналіз попереднього висновку експерта, визначення оптимальної стратегії відповіді;
• підготовка обґрунтованої відповіді, що відповідає вимогам законодавства та містить переконливі аргументи на користь реєстрації торговельної марки;
• своєчасне подання всіх необхідних документів для подолання відмови у реєстрації торговельної марки.

Існує велика кількість можливих підстав для відмови у правовій охороні торговельної марки. Ситуація з кожною торговельною маркою є унікальною, тому наші фахівці індивідуально підходять до формулювання належної аргументації на користь реєстрації у кожному конкретному випадку (доведення розрізняльної здатності шляхом надання доказів використання заявником торговельної марки, доведення несхожості торговельних марок шляхом деталізованого порівняння торговельних марок за візуальним, звуковим та семантичним критеріями тощо.)

Патентно-юридичне агентство “ДЕСТРА” має 20-річний досвід у відстоюванні прав на торговельні марки наших клієнтів. Зв'яжіться з нами, щоб отримати кваліфіковану допомогу з подолання завад у реєстрації торговельної марки, що можуть виникнути під час експертизи заявки.

Надішліть запит, щоб обговорити деталі співпраці та отримати пропозицію.