Відповідь на заперечення проти ТМ

Реєстрація торговельної марки є ключовим кроком для захисту вашого бренду та забезпечення його унікальності на ринку. Проте, процес реєстрації не завжди буває безперешкодним. Інколи у процесі експертизи заявники стикаються із такою завадою як заперечення проти реєстрації торговельної марки. У таких випадках правильна та обґрунтована відповідь є надзвичайно важливою для досягнення успішної реєстрації.

Що таке заперечення проти торговельної марки?

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яка особа має право подати до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) мотивоване заперечення проти заявки на торговельну марку або проти дії міжнародної реєстрації в Україні. Заперечення може бути подане, якщо позначення, на думку подавця заперечення, не відповідає умовам надання правової охорони. Термін для подання заперечення становить три місяці від дати публікації відомостей про заявку (або міжнародну реєстрацію/територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну) в офіційному електронному бюлетені "Промислова власність".

Підстави, на яких може ґрунтуватися заперечення

Оскільки заперечення найчастіше подають особи, які які вважають, що реєстрація іншої марки може порушити їхні права, вони найчастіше грунтують свої доводи на підставах тотожності або схожості заявленого позначення з:

• раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію торговельними марками;
• торговельними марками, що охороняються без реєстрації (наприклад, добре відомі торговельні марки, навіть для неспоріднених товарів/послуг, якщо використання нової марки може завдати шкоди власнику добре відомої марки);
• комерційними найменуваннями, що стали відомими в Україні до дати подання заявки.

Підставою для подання заперечення може бути припущення подавця заперечення, що торговельна марка відтворює:

• промислові зразки, права на які належать іншим особам в Україні;
• назви відомих творів науки, літератури і мистецтва, цитати та персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права;
• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Як підготувати відповідь на заперечення?

Копія поданого заперечення надсилається заявнику відповідної торговельної марки (його представникові). Заявник має право відреагувати на заперечення протягом двох місяців з дати одержання, подавши обгрунтовану відповідь до НОІВ. Ця дія є критично важливою, оскільки кожен аргумент, наданий у відповідь, здатен вплинути на рішення експерта. Насправді, від переконливості аргументації обох сторін часто залежить, чи буде торговельна марка зареєстрована.

Для досягнення позитивного результату при відповіді на заперечення, патентний повірений виконує наступні дії:

Аналіз обґрунтованості отриманого заперечення

Особа, яка подає заперечення, може перебільшувати схожість торговельних марок, щоб перестрахуватися. Важливо об'єктивно оцінити наведені доводи:

• Визначити ступінь схожості торговельних марок, керуючись тими ж критеріями (звуковими, графічними, смисловими), що й експерт НОІВ.
• Визначити спорідненість товарів і послуг, тобто оцінити, чи зможете ви "поміститися" з опонентом на ринку, враховуючи всі фактори, а не лише класифікацію.

Аналіз необхідності вчинення певних дій

Якщо заперечення виявляється обґрунтованим, іноді можливо покращити ситуацію, наприклад, скоротивши перелік товарів і послуг, для яких реєструється ваша торговельна марка. Заявник може подати заяву про внесення змін до переліку товарів і послуг, щоб виключити ті, що є спорідненими з протиставленими.

Підготовка доказів на користь реєстрації

Відповідь має бути мотивованою та підкріпленою доказами, що спростовують аргументи подавача заперечення. Такими доказами можуть бути:

• Відомості про використання торговельної марки: тривалість, обсяг та географічний район використання і просування торговельної марки, включаючи рекламування в медіа та інтернеті, представлення на ярмарках чи виставках.
• Підтвердження набутої розрізняльної здатності: документи та факти, що свідчать про ступінь поінформованості споживачів про взаємозв'язок позначення з вашим продуктом/послугою. Це особливо важливо для позначень, які зазвичай не мають розрізняльної здатності (наприклад, окремі кольори, функціональні форми, або загальновживані терміни/символи).
• Документи, що підтверджують правомірність використання елементів: наприклад, згоди компетентних органів або власників на включення до торговельної марки державних символів, офіційних назв держав, емблем міжнародних організацій, нагород, відомих творів або імен.
• Документи про передачу прав: якщо протиставлена торговельна марка (або заявка) була передана заявнику, надаються договори або інші підтвердження зміни власника/правонаступництва.
• Документи про припинення дії протиставлених прав: відомості про дострокове припинення дії свідоцтва або визнання його недійсним.

Підготовка відповіді на заперечення

Після проведення підготовчої робити, патентний повірений надає експерту НОІВ усі можливі аргументи на користь реєстрації торговельної марки, обґрунтувавши їх відповідними доказами та посиланнями на законодавство.

У випадку необхідності, патентний повірений вживає додаткові заходи для збільшення шансу на успішну реєстрацію вашої торговельної марки (проведення переговорів з опонентом, укладення угод, коригування обсягу правової охорони).

Потрібна допомога з підготовкою відповіді на заперечення проти реєстрації торговельної марки?

Патентно-юридичне агентство "Дестра" має значний досвід у відстоюванні прав на торговельні марки наших клієнтів незалежно від сфери їхньої діяльності. Ми готові надати вам кваліфіковану допомогу у підготовці обґрунтованої відповіді на заперечення та супроводі вашої заявки до успішної реєстрації.

Надішліть запит, щоб обговорити деталі співпраці та отримати пропозицію.