Патентування винаходу (корисної моделі) передбачає щонайменше 8 етапів кропіткої роботи, в ході яких Патентні повірені формують обсяг охорони винаходу (корисної моделі), виходячи з потреб клієнта.

Початковий етап (Підготовка до патентування) включає наступні кроки:

  • Підписання Договору про конфіденційність;
  • Початкові консультації про процедуру патентування;
  • Виявлення об’єкту патентування. Початкова класифікація об'єкту для проведення пошуку;
  • Визначення, хто буде заявником (майбутнім власником патенту). Укладення договору між заявниками, якщо їх декілька;
  • Визначення, хто буде зазначений як винахідник. Укладення договору між заявником та винахідником.

Далі розглянемо, чому перелічені вище кроки є важливими для належної підготовки до процесу патентування.

Чи потрібно мені підписувати Договір про конфіденційність з Патентним повіреним?

Дані про об’єкт патентування, заявника та винахідника є конфіденційною інформацією. Частина цих даних (а саме дані, що з рештою потрапляють у заявку) залишаються конфіденційними до моменту публікації заявки на винахід (корисну модель). Інша ж частина даних (дані, що були розкриті замовником в ході підготовки заявки, але з рештою не потрапили у заявку) залишається конфіденційною і після публікації заявки.

Статус Патентного повіреного передбачає зобов’язання зберігати конфіденційність отриманої від замовника інформації. Проте, укладання договору про конфіденційність детальніше регламентує зобов’язання Патентного повіреного, ніж це описано в законі. Маючи на руках підписаний Патентним повіреним договір про збереження конфіденційності, замовник почуває себе більш захищеним, розкриваючи Патентному повіреному чутливу інформацію про об’єкт патентування.

Чи потрібна мені консультація щодо патентування?

Ми надаємо платні та безкоштовні консультації щодо процедури патентування винаходів і корисних моделей в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість патентування.

Безкоштовно надаються:

  • Перші 15 хвилин усної консультації щодо патентування в Україні та за кордоном;
  • Стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості патентування.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Навіщо мені потрібен етап виявлення об’єкту патентування та початкової класифікації об'єкту?

На цьому етапі Замовник (Винахідник) розкриває Патентному повіреному суть свого винаходу. В ідеальному випадку Замовник (Винахідник) надає Патентному повіреному технічну документацію, в якій описано розробку. У такому разі Патентний повірений аналізує ці матеріали та, за необхідності, надає уточнюючі запитання і швидко переходить до наступних етапів, зокрема до патентного пошуку та підготовки заявки на отримання патенту.

Проте дуже часто Замовник (Винахідник) не має технічної документації на свій винахід з різних причин (наприклад, вона може бути ще не готова, або винахід існує лише у вигляді ідеї, креслення, алгоритму чи прототипу. В такому разі Патентний повірений допомагає Замовникові (Винахідникові) зібратися з думками та описати винахід, відповідаючи на запитання, сформовані нами у вигляді опитувального листа.

Потреба у розкритті інформації про винахід Патентному повіреному виникає через те, що в Україні (як і в інших країнах), держава погоджується надати Заявникові (Винахідникові) монопольне право на використання винаходу (видати патент) за умови розкриття винаходу у заявці (включаючи надання даних, що підтверджують можливість здійснення винаходу) до ступеню, коли середній фахівець у даній галузі зможе, прочитавши матеріали заявки, здійснити описаний винахід.

Ця умова часто лякає винахідників. Вони не хочуть повністю розкривати винахід, хочуть приховати ноу-хау, і при цьому хочуть отримати патент. На допомогу у вирішенні цієї дилеми приходить досвідчений Патентний повірений, який знає, як, з одного боку, виконати формальні вимоги правил складання заявки на отримання патенту і максимально повно описати можливість здійснення, а з іншого боку — приховати (розмити) найкращий варіант здійснення або ноу-хау, щоб запобігти можливості копіювання конкурентами чи понесення збитків Замовником в наслідок повного розкриття інформації.

Отримавши від замовника повну інформацію про винахід, досвідчений Патентний повірений формує матеріали заявки з дотриманням найкращих інтересів Замовника (Винахідника) — тобто розкривши лише в потрібному обсязі інформацію та не розкривши ноу-хау.

Як правильно визначити заявника (майбутнього власника патенту)?

Заявником (майбутнім власником патенту) може бути:

  • Фізична особа чи юридична особа. У кожного з варіантів є свої переваги та недоліки. Зокрема, фіз. особа може видати ліцензію іншій особі та отримувати роялті. Юридична особа може оцінити об’єкт інтелектуальної власності та поставити на баланс.
  • Одна особа чи кілька осіб.

Хто повинен бути вказаний як заявник (майбутній власник патенту):

  • Винахідник — якщо винахід здійснено поза рамками трудового договору, або якщо роботодавець відмовляється патентувати;
  • Роботодавець — якщо між ним і працівником укладено договір про розподіл прав і відбулася передача права на подачу заявки;
  • Винахідник і заявник разом — якщо між роботодавцем і працівником не укладено договір про розподіл прав. За відсутності такого договору — в разі незазначення винахідника як заявника — винахідник може подати позов про визнання патенту недійсним на підставі порушення його прав.

Важливість укладення договору між заявниками до подачі патентної заявки

Перед тим, як розпочинати процедуру патентування, рекомендується укласти договір щодо розподілу прав між майбутніми власниками патенту (заявниками), якщо їх декілька, а також формалізувати відносини з інвестором (якщо такий є).

Без укладення договору між заявниками, кожен з них, після отримання патенту, може самостійно використовувати патент на власний розсуд, зокрема, самостійно (наприклад, як фізична особа-підприємець) виготовляти запатентовану продукцію чи застосовувати запатентований спосіб. Однак, якщо такий співвласник патенту захоче використовувати даний патент на власному підприємстві, йому буде потрібен дозвіл інших співвласників, а про це варто домовитися заздалегідь, оскільки після отримання патенту, швидше за все, отримати такий дозвіл буде важче або дорожче.

Крім того, рекомендуємо заздалегідь домовитися про порядок розподілу доходів від видачі ліцензії третім сторонам чи продажу прав на запатентований винахід або корисну модель, оскільки у договорі можна встановити як порядок видачі ліцензії чи продажу, так і будь-який розмір доходу кожного зі співвласників патенту (за відсутності договору ці частки мають бути рівними).

Важливість укладення договору між заявником (винахідником) та інвестором до подачі патентної заявки

Бувають випадки, коли винахідник знаходить інвестора для реалізації своєї розробки ще до подання заявки на отримання патенту, і йому потрібні кошти не лише для доведення чи впровадження розробки, але і на процедуру патентування. При цьому, з одного боку, у винахідника є острах щодо розкриття інформації про деталі винаходу перед інвестором, а в інвестора, зі свого боку, є острах вкладати кошти в доведення чи патентування розробки без знання деталей. Для розподілу зони відповідальності, прав та витрат між заявником та інвестором, а також нівелювання ризиків недобросовісної поведінки як з боку винахідника, так і з боку інвестора, рекомендуємо укласти договір, в якому регулюються усі ці питання.

Як правильно визначити винахідника?

Винахідником має бути вказана особа, яка фактично здійснила розробку в результаті своєї інтелектуальної, творчої діяльності (або відповідна група осіб). Люди, які займалися організаційною роботою або фінансуванням, не є винахідниками.

Важливість укладення договору між заявниками до подачі патентної заявки

Якщо винахідник та заявник є різними особами (у т.ч., якщо заявником є роботодавець, а винахідником — працівник), перед тим, як розпочинати процедуру патентування, слід правильно визначити винахідників та заявників, укласти договір щодо передачі прав на подання заявки та розподілу прав на винахід (корисну модель).

Неправильне зазначення заявників і винахідників не впливає на видачу патенту, тому що Укрпатент (як і патентні відомства інших країн) не перевіряє правдивість таких відомостей, однак це може мати негативні наслідки у вигляді подальшого визнання патенту недійсним у разі позову зацікавленої особи.

Приклади:

- При подачі заявки було вказано інших осіб у якості винахідників — справжній винахідник може подати позов з метою визнання реєстрації недійсною.

- За відсутності договору про розподіл прав між роботодавцем і працівником, роботодавець самостійно подав заявку, вказавши винахідника тільки в якості винахідника, але не співзаявника — працівник може подати позов про визнання патенту недійсним.

Щоб не виникало суперечок, претензій і позовів, всі взаємовідносини між цими особами повинні бути врегульовані відповідними договорами до подачі заявки для попередження можливого визнання недійсною реєстрації на підставі порушення прав когось із цих суб'єктів.